Tras la sentencia publicada este jueves, el Tribunal Supremo tendrá que decidir, de esta manera, sobre un caso que se inició en 2010 con la denuncia de la compañía textil española por una presunta vulneración del derecho de marca por parte de Buongiorno.

La compañía lanzó una campaña publicitaria para la suscripción de un servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS. La suscripción permitía participar en un sorteo en el que uno de los premios consistía en una tarjeta regalo de Zara. Tras hacer click en el ‘banner’ para acceder el sorteo, el suscriptor veía aparecer el signo Zara enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas regalo.

Inditex señaló en su denuncia que existía un riesgo de confusión, el aprovechamiento del renombre de la marca y un perjuicio causado a dicho renombre. En cambio, Buongiorno negó la vulneración alegando que había hecho un uso “puntual” del signo, no a título de marca, sino para indicar en qué consistía uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo. Según la empresa, tal uso “referencial” era lícito. Inditex perdió en primera y segunda instancia y el Tribunal Supremo decidió preguntar a la justicia europea.

La duda surge para el TS en cuanto a la distinta exigencia del artículo 6 de la Directiva 2008/95 respecto al artículo 14 de la Directiva 2015/2436, que la sustituyó, en lo que respecta al alcance del uso de la marca que el titular no puede prohibir a un tercero, en la medida en que “no se trate solamente de la indicación del destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”.

COMPARACIÓN DIRECTIVAS

Según el TJUE, para dar una respuesta útil al tribunal español, debe responder a si la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a “cualquier uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”, o “solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”.

Según la primera directiva, el derecho conferido por la marca “no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico, de la marca cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios”, mientras que la segunda “indica, primero, que se refiere al uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos y, a continuación, reproduce el contenido normativo de ese artículo 6, apartado 1, letra c), precedido de la expresión ‘en particular’”.

Por tanto, al compararlos, el TJUE reconoce que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo a la Directiva 2008/95 “pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca” según la Directiva 2015/2436.

Así, el tribunal afirma que se deduce que el alcance del artículo de la primera directiva es “más limitado” que el de la segunda ya que en la primera “se refiere solamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio”. Esta interpretación resulta, según el TJUE, “corroborada tanto por los objetivos que persigue esta Directiva, en particular el de la citada disposición tal como ha sido definido por la jurisprudencia, como por el análisis de la génesis de la disposición que la sustituyó”.

Tras repasar distintas sentencias, el tribunal infiere que el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/95 comprende “el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando dicho uso se limite a la situación en la que es necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”, aunque en el contexto de la Directiva 2015/2436, tal situación “solo corresponde a uno de los supuestos en los que el titular de la marca no puede prohibir el uso de esta”.

ALCANCE DE LA DIRECTIVA

En segundo lugar, el tribunal busca dilucidar el alcance del artículo 6 de la Directiva 2008/95 que afirma que “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico […] de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

El tribunal analiza la génesis de la disposición que la sustituyó y cita las conclusiones del Abogado General de la UE, publicadas en septiembre, que incidía en que la Comisión tuvo la voluntad de “proponer la introducción de una limitación de los efectos de la marca dirigida con carácter general al uso referencial y ampliar el alcance de la limitación” y no de “proponer una mera aclaración o delimitación”.

Además, apunta que, como señalaba igualmente el Abogado General, la intención de la Comisión de ampliar el alcance de la limitación que figuraba anteriormente en el artículo 6 de la Directiva 2008/95 se refleja en la redacción del considerando 25 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que indicaba que “el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos”.

Así las cosas, el TJUE señala que “corresponde al juez nacional, en particular, determinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto principal”, si Buengiorno, mediante su campaña publicitaria “hizo un uso de la marca Zara en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 y, en tal caso, apreciar, a la vista del artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, si tal uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

Por otro lado, el tribunal rechazó los argumentos presentados por Inditex para cuestionar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.